Markenrecht

Kann die Berichterstattung über geruchsmäßige Nachahmungen bekannter Parfums eine Markenverletzung darstellen?

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In einer Entscheidung aus diesem Jahr hat das Landgericht Hamburg bestätigt, dass ein Artikel eines Online-Magazins über so genannte Parfüm-Dupes als „Duftimitate“ bekannter Parfüms eine Markenverletzung darstellt (Urteil vom 26. Januar in Sachen 327 O 130/22).

Die Klägerinnen waren ausschließliche Lizenznehmerinnen mehrerer bekannter Marken für Parfüm für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und berechtigt, diese Rechte in Deutschland geltend zu machen.

Sie bemerkten, dass die Beklagte, ein Verlag, in einem seiner Online-Magazine einen Artikel mit der Überschrift „La Rive Parfüm-Imitate: Die besten Duft-Zwillinge teurer Marken“ veröffentlichte. In dem Artikel wurden mehrere Parfümduplikate von bekannten Parfüms vorgestellt. Einer Liste verschiedener Dupes war folgender Text vorangestellt: “ Wenn du nach einem günstigen Dupe zu einem Designer-Parfum suchst, haben wir nachfolgend eine Liste toller Duft-Zwillinge, die ihren teuren Vorbildern in nichts nachstehen […]“.

In der folgenden Liste war jedes Dupe abgebildet und unter dem Bild wurde erklärt, mit welchem der bekannten Parfüms das jeweilige Dupe verwandt ist, wobei auch die geschützten Marken genannt wurden.

Neben der Darstellung jedes der Dupes befand sich ein Link mit der Überschrift „Jetzt shoppen“, der direkt zum Angebot des Duplikats auf dem Amazon-Marktplatz durch Amazon oder Dritte führte.

Die Beklagte versuchte, sich mit dem Argument zu verteidigen, dass sie bei der Veröffentlichung der Artikel nicht im geschäftlichen Verkehr gehandelt habe, insbesondere weil die Shopping-Links zu den Artikeln keine Affiliate-Links waren, für die die Beklagte Provisionen erhielt.

Das Gericht hielt es jedoch für unerheblich, ob es sich bei den Links um Affiliate-Links handelte oder nicht. Die beanstandeten Veröffentlichungen der Beklagten seien durch die Verlinkung der Nachahmungsdarstellungen zu „Amazon“-Angeboten mit einem Bild, einer positiven Bewertung und einem „Jetzt shoppen“-Link ohne Weiteres Handlungen im geschäftlichen Verkehr.

Da die meisten der bekannten Marken in der Veröffentlichung identisch genannt wurden, lag eine sog. Doppelidentitätsverletzung dieser Marken im Sinne von Art. 9 Abs. 2 lit. a) UMV vor. Die Ausnahme des Art. 14 Abs. 1 lit. c) UMV (Benutzung zur Bezugnahme auf die Waren des Markeninhabers) wurde in der Entscheidung nicht erörtert. Es hat jedoch den Anschein, dass die Benutzung zum gegenwärtigen Zeitpunkt ohnehin nicht als den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe oder Handel entsprechend (Art. 14 (2) UMV) angesehen worden wäre.

Darüber hinaus stellte das Gericht klar, dass die Werbung auch einen unlauteren Wettbewerb gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 UWG darstellt. Unlauter handelt, wer vergleichend wirbt, wenn der Vergleich eine Ware oder Dienstleistung als Nachahmung oder Nachbildung einer unter einer geschützten Marke vertriebenen Ware oder Dienstleistung darstellt. Diese Bestimmung setzt die sogenannte „Parfümklausel“ des Art. 4 lit. g) der EU-Richtlinie über irreführende und vergleichende Werbung (Richtlinie 2006/114/EG) um. Das Verbot sei restriktiv auszulegen und ein Verstoß erfordere eine klare und eindeutige Behauptung der Nachahmung, die über eine bloße Behauptung der Gleichwertigkeit hinausgeht. In diesem Fall hatte das Gericht kein Problem damit, zu akzeptieren, dass der Artikel die Dupes als Nachahmung anpries, da dies der Kern der Werbung für die Parfums als „ist ein Dupe zu“ gefolgt von der Erwähnung der bekannten Parfummarken war.

Die Beklagte wurde daher zur Unterlassung der Veröffentlichungen und zur Zahlung von Schadensersatz an die Klägerin verurteilt.

Diese Entscheidung wird die Vermarktung von Geruchsnachahmungen von bekannten Parfüms wahrscheinlich nicht unterbinden. Sie dürfte jedoch die Werbung für diese Parfums durch Presseartikel unterbinden, in denen auf die Marken der Originalparfums Bezug genommen wird und die so werblich sind, dass sie als Handlungen im geschäftlichen Verkehr angesehen werden.

Dieser Beitrag wurde zuerst in englischer Sprache über den Kluwer Trademark Blog veröffentlicht.

EU-Förderprogramm für KMUs in 2023 fortgesetzt!

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Start-ups und kleine und mittlere Unternehmen aufgepasst! Jetzt Förderung für Marken- und Geschmacksmusteranmeldungen sichern!

Im Jahr 2021 hat die Europäische Kommission zusammen mit EUIPO ein Programm zur Förderung kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) aufgelegt. Ziel ist es, den KMUs zu helfen, Strategien für ihr geistiges Eigentum zu entwickeln und ihre Rechte auf nationaler bzw. regionaler EU-Ebene zu schützen. Jedes KMU kann bis zu 1350 Euro bei einem IP-Scan oder bis zu 1000 Euro bei Marken- und Geschmacksmusteranmeldungen sparen.

Dieses Programm wird nun erneut im Zeitraum vom  23. Januar 2023 bis zum 8. Dezember 2023 fortgeführt.

Die mögliche Förderung wurde nun auch ergänzt und ist bei den folgenden 4 Maßnahmen möglich:

  • Sie können einen so genannten IP Scan mit einem Rabatt von 90 % durchführen lassen. Ziel des IP Scan ist es, den Wert des geistigen Eigentums zu ermitteln und Schutzstrategien zu entwickeln. Diese Dienstleistung wird vorrangig für Unternehmen von Interesse sein, die sich noch gar nicht mit geistigen Eigentumsrechten beschäftigt haben und nicht anwaltlich beraten sind. Diese Vorabdiagnose wird von den teilnehmenden nationalen bzw. regionalen Ämtern für geistiges Eigentum angeboten. Es nehmen Belgien, Bulgarien, Finnland, Kroatien, die Tschechische Republik, Deutschland, Lettland, Litauen, Schweden, Spanien und Zypern teil.
  • Darüber hinaus können Sie eine Erstattung von 75 % auf die Anmeldegebühren für Marken und Geschmacksmuster beim EUIPO sowie bei den nationalen oder regionalen Markenämtern in der EU erhalten.
  • Schließlich ist eine Erstattung von 50 % Erstattung  auf die Anmeldegebühren für Marken- und Geschmacksmusteranmeldungen im EU-Ausland möglich.

Die Beantragung der Förderung ist noch bis zum 8. Dezember 2023 möglich.

Es ist für jedes Unternehmen möglich, pro Zeitraum eine Dienstleistung zu beantragen. Jedes KMU kann bei mehreren Dienstleistungen Preiserstattungen zu erhalten, jedoch insgesamt bis zu einer Höhe von 1000 Euro für Anmeldungen / 1350 Euro für einen IP-Scan. Die Anträge auf Förderung werden chronologisch bearbeitet, so dass ein bei einem frühzeitigen Antrag die Chancen steigen, berücksichtigt zu werden.

Weitere Informationen zu dem Förderantrag finden Sie hier. und Antworten auf häufige Fragen hier.

Der Antrag muss online hier gestellt werden.

Mehrere Mandanten konnten schon von dem Förderprogramm profitieren – melden Sie sich gern bei Fragen.

 

BREXIT – Was geschieht mit den Unionsmarken im UK?

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Das Vereinigte Königreich (UK) hat die Europäische Union am 01. Februar 2020 verlassen. Der Übergangszeitraum, in dem weiterhin das EU-Recht im UK gilt, endet nun auch am 31. Dezember 2020.

Was bedeutet dies für Unionsmarken, die bislang auch im UK geschützt sind?

Für alle Inhaber von Unionsmarkenregistrierungen besteht zunächst kein unmittelbarer Handlungsbedarf:

Für jede Unionsmarkenregistrierung wird zum 1. Januar 2021 automatisch und ohne zusätzliche Kosten eine vergleichbare Marke mit Schutz im UK erstellt. Prioritäts- und Senioritätsansprüche der Unionsmarke werden dabei für die nationale UK-Markenregistrierung übernommen, ebenso wie das ursprüngliche Anmelde- und Registrierungsdatum. Das UK-Markenamt (UKIPO) wird die Rechteinhaber in diesem Prozess nicht kontaktieren und es werden auch keine neuen Registrierungsurkunden erstellt. Sollte der Inhaber keine Umwandlung in eine nationale UK-Markenregistrierung wünschen, kann er dies ab dem 1. Januar 2021 gegenüber dem UKIPO kommunizieren. Dies wird insbesondere für Markeninhaber von Interesse sein, die im UK bereits durch ein vorheriges nationales Recht über Schutz verfügen.

Für alle Inhaber von Unionsmarkenanmeldungen besteht dringender Handlungsbedarf bis zum 30. September 2021, wenn dieses Recht auch im UK weiterverfolgt werden soll:

Noch anhängige Unionsmarkenanmeldungen, die nicht bis zum 31. Dezember 2020 eingetragen worden sind, werden nicht automatisch in eine vergleichbare UK-Marke umgewandelt. Hier ist es nötig, einen Antrag auf Anmeldung im UK zu stellen. Die Frist hierfür endet am 30. September 2021. Für diese Anmeldung werden dann alle markenbezogenen Daten der Unionsmarkenanmeldung übernommen; es fallen aber weitere Registrierungskosten im UK an. Bei dem fristgerecht gestellten Antrag auf Anmeldung im UK ist darauf zu achten, dass die Anmeldung deckungsgleich mit der früheren Unionsmarkenanmeldung ist, sonst wird diese als unabhängige neue Markenanmeldung im UK behandelt.

Verlängerungen der Markenrechte sind ab dem 1. Januar 2021 separat bei EUIPO und beim UKIPO zu beantragen; dies gilt auch, wenn die Verlängerungsgebühr für die Unionsmarke bereits zuvor gezahlt wurde.

Nach dem gegenwärtigen Stand ist es nicht zwingend verpflichtend, einen UK-Vertreter für die neu entstandenen UK-Rechte zu benennen. Dies kann aber trotzdem hilfreich sein.

Gern begleite ich Sie bei diesem Prozess und unterstütze Sie bei der Auswahl einer passenden Kanzlei im UK.

Strenge Regeln für Suchmaschinenwerbung durch Online-Marktplätze

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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat kürzlich entschieden, dass die Werbung mit einer Marke in einer Suchmaschinenanzeige wie Google Adwords dann eine Markenverletzung darstellt, wenn die Anzeige einen Link enthält, der zur einer Produktübersicht führt, die nicht nur Produkte der gesuchten Marke enthält (Urteil des BGH vom 25. Juli 2019 in Sachen I ZR 29/18 – Ortlieb II).

Klägerin war die ausschließliche Lizenznehmerin an den deutschen Marken und Unionsmarken für „ORTLIEB“ (im Folgenden „Ortlieb“), die für wasserdichte Fahrradtaschen bekannt ist. Ortlieb vertreibt seine Produkte nicht über Amazon.

Amazon hat die Marke „ORTLIEB“ in einer Suchmaschinenwerbung bei Google wie nachfolgend abgebildet benutzt:

„ORTLIEB Fahrradtasche

www.amazon.de/ortlieb+fahrradtasche

3.5       Bewertung für amazon.de

Riesigen Auswahl an Sportartikeln.

Kostenfreie Lieferung möglich“

Die Anzeige wurde eingeblendet, nachdem der Suchbegriff „Ortlieb Fahrradtasche“ bei Google eingegeben wurde.

Bei einem Klick auf den in der Anzeige enthaltenen Link wurde man zu einer Ergebnislist auf Amazon weitergeleitet, die nicht ORTLIEB-Produkte, sondern auch Angebote konkurrierender Produkte enthielt.

Ortlieb hatte mit seiner Klage beim Landgericht München Erfolg. Amazon wurde dort verurteilt, es zu unterlassen, im Internet mit Anzeigen für Angebote von Fahrradtaschen, Fahrradtaschen-Zubehör oder Lenkertaschen zu werben, wenn in der Anzeige das Zeichen ORTLIEB als einziger Markenname wiedergegeben ist und der in der Anzeige enthaltene Link zu einer Liste mit Angeboten für Fahrradtaschen, Fahrradtaschen-Zubehör oder Lenkertaschen führt, die nicht alle unter der Marke ORTLIEB von der Inhaberin oder mit ihrer Zustimmung in den Verkehr gebracht wurden.

Rechtsmittel von Amazon gegen diese Entscheidung beim Oberlandesgericht München und nun beim Bundesgerichtshof blieben erfolglos.

Die Gerichte hielten die Benutzung der Marke „ORTLIEB“ in den fraglichen Werbeanzeigen zusammen mit der Verlinkung zu einer Liste, in der auch Konkurrenzprodukte enthalten waren, für markenrechtsverletzend. Beim Anklicken der Links in den Anzeigen, erwartete der angesprochene Verkehrskreis, dass er zu einer Liste nur mit ORTLIEB-Produkten weitergeleitet werde. Diese Annahme werde durch die in der Anzeige aufgeführte URL verstärkt, welche die Wörter „ORTLIEB“ und „Fahrradtasche“ enthalte (wie hier: www.amazon.de/ortlieb+fahrradtasche). Die angesprochenen Verkehrskreise erwarten daher eine Liste mit genau diesen ORTLIEB Produkten angezeigt zu bekommen.

Diese Situation sei auch nicht vergleichbar, mit einem Kunden, der ein Kaufhaus aufgrund einer Werbeanzeige für eine bestimmte Marke betrete. Hier erwarte der Kunde aufgrund der konkreten Ausgestaltung der Anzeige nicht auf die Startseite von Amazon, sondern zu einer Internetseite, auf der eben nur diese Produkte erhältlich sind, weitergeleitet zu werden.

Der Fall sei auch nicht mit den Fallgestaltungen vergleichbar, die früheren Entscheidungen im Bereich der Suchmaschinenwerbung zu Grunde lagen, wie zum Beispiel der Entscheidung des EuGHs in Sachen Bergspechte Fall (Urteil des EuGH vom 25. März 2010 in Sachen C-278/08). Vorliegend ging es ausschließlich um die Benutzung der Marke im Zusammenhang mit einem Link, der zu einer Liste mit auch konkurrierenden Produkten führte.

Eine Erschöpfung der Markenrechte sei hier nicht eingetreten, da die Benutzung der Marke ORTLIEB um (auch) auf Angebote Dritter hinzuweisen, ihre Herkunftsfunktion beeinträchtige.

Interessanterweise unterscheidet sich dieses Ergebnis von dem eines anderen Falls zwischen den gleichen Parteien. Dabei ging es um die Darstellung der Suchergebnisse nach der Eingabe von ORTLIEB-Produkten in die Produktsuche auf den Amazon-Internetseiten. Nach Entscheidung und Zurückverweisung durch den Bundesgerichtshof das Oberlandesgericht München fest, dass es hier nicht markenverletzend sei, wenn die Ergebnisliste neben den ORTLIEB-Produkten auch Produkte Dritter enthalte (Urteil des Oberlandesgerichts München vom 6. Juni 2019 in Sachen 29 U 3500/15).

Die beiden Sachverhalte unterscheiden sich nur in Nuancen und man mag sich fragen, ob die Vorstellung der Verbraucher tatsächlich in beiden Fällen unterscheidet. Der Online-Handel muss diese neue Entscheidung aber bei der künftigen Bewerbung von Markenprodukten in Suchmaschinen berücksichtigen.

 

 

Änderungen im Markenrecht in Deutschland – das Markenrechtsmodernisierungsgesetz

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Am 14. Januar 2019 trat das deutsche Markenrechtsmodernisierungsgesetz (MaMoG) in Kraft. Es setzt verbindliche sowie mehrere optionale Bestimmungen aus der revidierten EU-Markenrechtslinie 2015/2436 vom 16. Dezember 2015 (MRL) in nationales Recht um. Im Folgenden sind die wichtigsten Änderungen für das deutsche Markenrecht zusammengefasst:

ANMELDUNG

  • Registermarken müssen nicht länger grafisch darstellbar sein, stattdessen genügt es, wenn der Inhalt präzise und klar bestimmt ist. Dadurch sind Anmeldungen (entweder online oder durch das Hinzufügen zulässiger Datenträger) möglich, bei denen die Marke in den Dateiformaten JPEG, MP3, MP4, OBJ, STL oder X3D enthalten ist. Die maximale Dateigröße für JPEG und MP3 beträgt 2 MB, für alle anderen Formate 20 MB.
  • Mit der Gewährleistungsmarke ist in Deutschland ein neuer Markentyp verfügbar (die amtlichen Anmeldegebühren betragen 900 € in bis zu drei Klassen und 150 € für jede zusätzliche Klasse), die bereits seit dem 1. Oktober 2017 bei dem EUIPO angemeldet werden konnte.

WIDERSPRUCHSVERFAHREN

  • Ein Widerspruch kann nun auf mehr als nur ein Widerspruchsrecht gestützt werden (zuvor mussten Inhaber mehrerer früherer Rechte separate Widersprüche einreichen).
  • Die Widerspruchsgebühr beträgt nun 250 € für ein Widerspruchsrecht, für jedes weitere Widerspruchsrecht wird eine zusätzliche Gebühr von 50 € fällig.
  • Widersprüche können nun auf zusätzliche frühere Rechte wie geographische Herkunftsangaben und geschützte Ursprungsbezeichnungen gestützt werden.
  • Auf gemeinsamen Antrag der Verfahrensbeteiligten wird eine Cooling-off-Frist von zunächst zwei Monaten, mit möglicher weiterer Verlängerungen, gewährt.
  • Auf die Einrede der mangelnden Benutzung muss ein Nachweis über die Benutzung der Widerspruchsmarke für die Dauer von fünf Jahren vor dem Anmelde-/Prioritätstag von der angegriffenen Marke erbracht werden (statt wie bisher für einen Zeitraum von fünf Jahren vor der Veröffentlichung der Eintragung der angegriffenen Marke).

REGISTRIERUNG

  • Die Benutzungsschonfrist beginnt entweder fünf Jahre nach dem Ablauf der Widerspruchsfrist (und nicht wie zuvor fünf Jahre nach dem Tag der Eintragung) oder – im Falle von Widersprüchen – an dem Tag, an dem die Entscheidung über den Widerspruch endgültig wird oder an dem der letzte Widerspruch zurückgezogen wurde.
  • Lizenzen können nun auf Antrag des Lizenzgebers oder des Lizenznehmers mit Zustimmung der anderen Partei eingetragen werden.

VERFALLS-/ NICHTIGKEITSVERFAHREN

  • Ab dem 1. Mai 2020 werden Verfallsverfahren, insbesondere aufgrund von Nichtbenutzung, vollständig vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) abgewickelt. Derzeit können Verfallsverfahren vor dem DPMA erhoben werden, müssen aber bei Widerspruch des Markeninhabers vor den Zivilgerichten fortgeführt werden.
  • Gleichermaßen wird ab dem 1. Mai 2020 das Nichtigkeitsverfahren vor dem deutschen Patent- und Markenamt aufgrund älterer Rechte möglich sein.

VERLÄNGERUNG

  • Die Verlängerungsfrist berechnet sich für alle nach dem 14. Januar 2019 angemeldeten Marken sowie für die vor dem 14. Januar 2019 angemeldeten Marken, die zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetragen waren, vom Tag der Anmeldung an. Für alle vor dem 14. Januar 2019 eingetragenen Marken bleibt die Frist wie bisher, d.h. zehn Jahre ab dem Ende des Monats, in dem die Marke angemeldet wurde. Somit entspricht die Verlängerungsfrist für deutsche Marken wiederum der Verlängerungsfrist für Unionsmarken.

 

Insgesamt sind die Änderungen des deutschen Markenrechts zu begrüßen, da sie zu einer Harmonisierung mit dem Recht und der Praxis der Unionsmarke führen. Zudem wird die Verlagerung von Nichtigkeits- und Verfallsverfahren von den Zivilgerichten auf das DPMA letztlich zu niedrigeren Kosten für Markeninhaber führen.

Dieser Beitrag erschien zuerst in englischer Sprache auf dem Kluwer Trademark Blog.

BPatG: Keine Verwechslungsgefahr zwischen „RAP“ und „RAP SHOT“

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Das Bundespatentgericht (BPatG) hat in einer Entscheidung von Ende 2017 bestätigt, dass zwischen den Zeichen „RAP“ und „RAP SHOT“ trotz identischer Waren keine Verwechslungsgefahr besteht (Entscheidung vom 30. November 2017 in Sachen 25 W (pat) 1/16). Die Entscheidung zeigt, dass nicht jede identische Übernahme einer älteren Marke in ein jüngeres Kombinationszeichen automatisch zu einer Verwechslungsgefahr führt.

Die Widersprechende ist Inhaberin der Unionsmarke „RAP“ mit Schutz für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 3, 5 und 44. Mit ihrem Widerspruch wendet sie sich gegen die Eintragung der deutschen Marke „RAP SHOT“ für Waren in den Klassen 3 und 5. Das Deutsche Patent- und Markenamt hat den Widerspruch wegen mangelnder Zeichenähnlichkeit zurückgewiesen. Die Zeichen unterschieden sich, denn der zusätzliche Wortbestandteil „Shot“ führe zu einer abweichenden Wortlänge mit einer anderen Silbenzahl, einer unterschiedlichen Vokalfolge und einem anderen Sprech- und Betonungsrhythmus. Es gäbe auch keinen Anlass, den Wortteil „Shot“ wegzulassen oder nicht zu beachten. Es entstehe vielmehr ein neuer zusammengehöriger Begriff. Auch der abweichende begriffliche Inhalt von „Shot“ erleichtere das Auseinanderhalten der Vergleichszeichen. Anhaltspunkte für andere Arten der Verwechslungsgefahr fehlten.

Auch die Beschwerde zum Bundespatentgericht hat dem Widerspruch nicht zum Erfolg geholfen. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr lehnte das Gericht aufgrund der Unterschiede zwischen den Zeichen ab. Das Zeichen „RAP“ würde auch nicht den Gesamteindruck des Zeichens „RAP SHOT“ dominieren. Zwar würde der Begriff „Shot“ auch im Zusammenhang mit Nahrungsergänzungsmitteln, Vitaminen und Schönheitsprodukten verwendet, um auf die flüssige Konsistenz, die besondere Konzentration der Flüssigkeit oder die kleine Menge des Stoffes hinzuweisen. Das begriffliche Verständnis in diesem Sinne werde aber nur dann klar, wenn der Begriff „Shot“ mit weiteren sachbeschreibenden Wortbestandteilen (wie Energy, Carnitin usw.) benutzt werde. Zusammen mit „Rap“ ergäbe sich aber ein eigenständiger phantasievoller Gesamtbegriff. Der Verbraucher habe keine Veranlassung, sich nur an dem Anfangsbestandteil „Rap“ zu orientieren bzw. den weiteren Markenbestandteil „Shot“ außer Acht zu lassen.

Allein der Umstand, dass die angesprochenen Verkehrskreise irgendwelche rein assoziativen gedanklichen Verbindungen zwischen den Marken „Rap Shot“ und „Rap“ herstellen, weil die Wahrnehmungen der einen Marke die Erinnerung an die andere Marke weckt, obwohl die Zeichen nicht miteinander verwechselt werden, reichte dem BPatG für die Bejahung einer mittelbaren Verwechslungsgefahr nicht aus.

 

 

Keine Verwechslungsgefahr zwischen COMBIT UND COMBI? Ja, sagt das Bundespatentgericht, auch wegen unterschiedlicher Bedeutungen

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Kann eine Zeichenähnlichkeit durch begriffliche Unterschiede „neutralisiert“ werden, wenn sich die Marken nur in einem einzigen zusätzlichen Buchstaben am Markenende unterscheiden? Das deutsche Bundespatentgericht hat am 19. Juni 2017 in einer Beschwerde zu einem Widerspruchsverfahren entschieden, dass die Widerspruchsmarke „Combit“ und die angegriffene Marke Combi sich bereits insgesamt unterschieden. Dies auch dann, wenn eine klangliche Ähnlichkeit gegeben sei, da diese durch die begrifflichen Unterschiede zwischen den Marken neutralisiert würde (Entscheidung des Bundespatentgerichts in Sachen 27 W (Pat) 12/16). Eine Verwechslungsgefahr sei daher sogar im Hinblick auf identische Dienstleistungen ausgeschlossen.

In einer früheren Entscheidung hat derselbe Senat beim Bundespatentgericht die Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken EAGLE und  Eagletbestätigt (Entscheidung vom 8. November 2011 in der Rechtssache 27 W (pat) 602/10). In dieser Entscheidung hielt das Bundespatentgericht fest, dass die Zeichen klanglich sehr ähnlich und auch in gewissem Umfang begrifflich ähnlich seien. In seinen Hilfserwägungen stellte das Gericht fest, dass so oder so begriffliche Unterschiede nicht in der Lage seien, die starke klangliche Ähnlichkeit zu neutralisieren. Es warnte in seiner Entscheidung sogar davor, dass eine zu großzügige Anwendung der „Neutralisierung“ von Ähnlichkeiten auf der Grundlage von begrifflichen Unterschieden zu einer massiven Einschränkung des Markenschutzes führen würde, was nicht wünschenswert sei.

Auch in weiteren Entscheidungen hatte das Bundespatentgericht Vorbehalte gegenüber der sogenannten Neutralisationstheorie geäußert (so wie zum Beispiel in der Entscheidung vom 13. Februar 2014 in Sachen 30 W (pat) 43/12).

In Anbetracht dieser früheren Entscheidungen fragt man sich, warum eine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „Combit“ und Combifür identische Dienstleistungen ausgeschlossen wurde. Das Bundespatentgericht hatte die Zeichen insgesamt ja sogar bereits für unähnlich gehalten und hierzu ausgeführt:

  • Die Zeichen würden sich bildlich erheblich unterscheiden. Es half dem Gegner nicht, dass es sich bei der Widerspruchsmarke um eine reine Wortmarke handelte, die in jeder möglichen grafischen Darstellung verwendet werden konnte: Das Gericht hielt dennoch die farbliche Gestaltung der angegriffenen Marke und die Art und Weise der Gestaltung der Buchstaben „C“ und „O“ für hinreichend, um zu einer bildlichen Unähnlichkeit zu gelangen.
  • Die Zeichen seien auch begrifflich unähnlich, da der Begriff „Combi“ als Abkürzung des englischsprachigen Begriffs „combination“ verstanden werde. Diese Bedeutung werde von der älteren Marke „Combit“ nicht geteilt.
  • Auch klanglich seien die Zeichen unähnlich. Obwohl der Zeichenanfang in der Regel stärker betont werde, wäre der Buchstabe „t“ am Ende der gegnerischen Marke nicht zu überhören.

Rein hilfsweise stellte das Bundespatentgericht fest, dass auch dann, wenn die Zeichen klanglich ähnlich wären, diese Ähnlichkeit durch die begrifflichen Unterschiede neutralisiert würde.

Auch wenn sich dieser Fall sicherlich nicht zu 100% mit der vorherigen Entscheidung in Sachen EAGLE / EAGLET vergleichen lässt, scheint es trotzdem erstaunlich, dass in dem einen Fall eine Verwechslungsgefahr angenommen wurde und in dem anderen nicht, gerade wenn man sich die Hilfserwägungen ansieht.

Beide Fälle zeigen, dass es schwierig vorherzusagen ist, welcher Grad an bildlicher oder klanglicher Ähnlichkeit erforderlich ist, um eine „Neutralisierung“ der Zeichenähnlichkeit durch begriffliche Unterschiede auszuschließen.

Die Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof ist in dieser Sache nicht zugelassen, so dass mit einer Äußerung des Bundesgerichtshofs hierzu eher nicht zu rechnen ist.

Dieser Artikel wurde zuerst in englischer Sprache auf dem Kluwer Trademark Blog veröffentlicht.

Unterlassungsverpflichtung kann Verpflichtung zum Rückruf umfassen

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Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in einer Zwangsvollstreckungssache dazu Stellung genommen, in welchem Umfang die Unterlassungsverpflichtung auch Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands wie einen Rückruf umfasst (Beschluss des BGH vom 29. September 2016 in Sachen I ZB 34/15).
Grund für den Streit war eine vorangegangene Verurteilung der Schuldnerin vom 31. Januar 2013, es zu unterlassen, im geschäftlichen Verkehr als Spirituosen gekennzeichnete Produkte unter der Bezeichnung „RESCUE TROPFEN“ und/oder „RESCUE NIGHT SPRAY“ zu bewerben und/oder zu vertreiben.
Auch nach dem 31. Januar 2013 fanden sich als Spirituosen gekennzeichnete Produkte unter der Bezeichnung „RESCUE TROPFEN“ und „RESCUE NIGHT SPRAY“ im Handel, die von der Schuldnerin jedoch bereits vor dem 31. Januar 2013 an die Apotheken ausgeliefert worden waren.
Hierin sah die Gläubigerin einen Verstoß gegen die Unterlassungspflicht aus dem Urteil vom 31. Januar 2013 und beantragte die Verhängung eines Ordnungsmittels gegen die Schuldnerin. Das Landgericht hatte den Antrag zurückgewiesen, das Oberlandesgericht gab dem Antrag aber auf Beschwerde statt. Auf die Rechtsbeschwerde der Schuldnerin bestätigte der BGH die Verhängung des Ordnungsmittels durch das Oberlandesgericht.
Der BGH bestätigte zunächst, dass die Verpflichtung zur Unterlassung einer Handlung, durch die ein fortdauernder Störungszustand geschaffen wurde, mangels abweichender Anhaltspunkte regelmäßig dahin auszulegen ist, dass sie nicht nur die Unterlassung derartiger Handlungen, sondern auch die Vornahme möglicher und zumutbarer Handlungen zur Beseitigung des Störungszustands umfasst. Dies sei so, wenn die Nichtbeseitigung gleichbedeutend mit einer andauernden Verletzungshandlung sei wie insbesondere bei Dauerhandlungen.
Aber auch bei bereits abgeschlossenen Handlungen könne eine von der Unterlassungsverpflichtung gedeckte Handlungspflicht bestehen. Der Beseitigungsanspruch stünde zwar unter dem Verhältnismäßigkeitsvorbehalt, aber dies könne auch das Vollstreckungsgericht noch prüfen.
Der Beseitigungsanspruch umfasse in diesem Fall auch die Pflicht zum Rückruf von Produkten gegenüber selbständigen Dritten, sofern der Vertrieb der Produkte dem Schuldner wirtschaftlich zugutekomme, er mit einem Verstoß rechnen könne und er zudem rechtliche und wirtschaftliche Einflussmöglichkeiten habe.
Ein Schuldner, dem gerichtlich untersagt worden ist, ein Produkt mit einer bestimmten Aufmachung zu vertreiben oder für ein Produkt mit bestimmten Angaben zu werben, habe daher grundsätzlich durch einen Rückruf des Produkts dafür sorgen, dass bereits ausgelieferte Produkte von seinen Abnehmern nicht weiter vertrieben werden.
Entsprechend bestätigte der BGH, dass der Schuldner zum Rückruf der Produkte aus den von ihm belieferten Apotheken verpflichtet gewesen sei und bestätigte die Verhängung eines Ordnungsmittels.
Fazit: Wer zu einer Unterlassung verpflichtet ist, sollte daher im Blick haben, dass sich hieraus auch Rückrufpflichten ergeben können.

Bundespatentgericht löscht 3-D-Marken für Traubenzucker wegen ausschließlich technischer Funktion

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Auf Löschungsanträge hat das Bundespatentgericht mit Entscheidungen vom 27. Dezember 2016 zwei  3-D-Marken für Traubenzucker gelöscht (Entscheidungen in Sachen 25 W (pat) 59/14 und 25 W (pat) 60/14).

Die Marken waren im Jahr 2003 auf der Basis von Verkehrsdurchsetzung in das Register gelangt. Zu einer Überprüfung der Verkehrsdurchsetzung kam es in den Verfahren jedoch nicht, denn das Bundespatentgericht stützt sich darauf, dass beide Marken bereits entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz eingetragen worden wären. § 3 Abs. 2 Nr. 2 Markengesetz untersagt die Eintragung von Marken, die ausschließlich aus einer Form bestehen, die zur Erreichung einer technischen Wirkung erforderlich ist.

Mehr zu diesen Entscheidungen können Sie in meinem Beitrag im Kluwer Trademark Blog lesen.

Bundespatentgericht: Einheitlichkeit der Unionsmarke: Ja, aber … – OXFORD CLUB

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Eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 1. März 2016 in Sachen 29 W (pat) 33/13) zeigt, dass der einheitliche Charakter einer Unionsmarke nicht unbedingt bedeutet, dass sie den gleichen Schutzumfang in allen EU-Mitgliedsstaaten genießt. In einem Widerspruchsverfahren, das auf eine ältere Unionsmarke gestützt war, die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden war, hat das Bundespatentgericht entschieden, dass diese Marke in Deutschland nur eine geringe Unterscheidungskraft genießen könne.

Die Widersprechende, der englische Verlag Oxford University Press, konnte sich mit ihrem Widerspruch gegen die deutsche Marke „Oxford Club“ auf der Grundlage ihrer früheren Unionsmarke „Oxford“ vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) nicht durchsetzen. Das DPMA wies den Widerspruch trotz teilweiser Identität und Ähnlichkeit der Waren zurück. Das DPMA stützte dies darauf, dass die Marke per se über eine nur geringe Unterscheidungskraft verfüge und eine Steigerung derselben in Deutschland gerade nicht belegt worden sei. Die Glaubhaftmachungsmittel, welche die Widersprechende für den Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft eingereicht hatte, bezogen sich weitgehend auf die Verwendung ihres Handelsnamens / ihrer Marke „Oxford University Press“. Die Verwendung von „Oxford“ per se als Hinweis auf den Veröffentlichungsort sei nicht als markenmäßige Benutzung anzusehen. Auch bei den vorgelegten Umsatz- und Absatzzahlen werde nicht zwischen der Benutzung von „Oxford“ und „Oxford University Press“ differenziert. Darüber hinaus seien die Zahlen nur auf Großbritannien bezogen. Aufgrund der nur geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der Zusatz „Club“ ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr in schriftlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht auszuschließen. Der Begriff „Oxford Club“ werde als zusammenhängender Gesamtbegriff verstanden.

Die Beschwerde der Widersprechenden vor dem Bundespatentgericht blieb ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht bestätigte, dass die Marke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfüge. Der Marke „Oxford“ käme per se keine Unterscheidungskraft zu, da „Oxford“ als große englische Universitätsstadt und Sitz vieler Verlage bekannt sei. Dies werde auch dadurch gestützt, dass sämtliche der von der Widersprechenden zitierten Unionsmarken nur aufgrund erlangter Unterscheidungskraft eingetragen wurden. Marken, die aufgrund erworbener Unterscheidungskraft registriert wurden, verfügten in der Regel über einen normalen Grad der Kennzeichnungskraft. In diesem Fall konnte die Widersprechende jedoch nicht zeigen, dass EUIPO die Entscheidung auf den Nachweis einer intensiven Benutzung in einem Großteil der EU, insbesondere in Deutschland, gestützt hatte. Im Widerspruchsverfahren konnte die Widersprechende nicht glaubhaft machen, dass die Marke „Oxford“ eine normale oder sogar erhöhte Kennzeichnungskraft durch Benutzung in Deutschland erworben hatte.

Entgegen früherer Entscheidungen sprach sich das Bundespatentgericht hier dafür aus, dass das ausschlaggebende Gebiet für die Feststellung der kraft Benutzung erhöhten Unterscheidungskraft das Kollisionsgebiet der Marken, hier also Deutschland, sei. Es könne zwar der Entscheidung in Sachen „be impulsive / Impulse“ des EuGH (Urteil vom 3. September 2015 in der Rechtssache C-125/14) entnommen werden, dass es für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft oder einer Markenbekanntheit ausreichend sei, wenn ein wirtschaftlich bedeutender Teil der Öffentlichkeit mit der Marke vertraut ist, jedoch sei eine intensive Benutzung und ein Bekanntheitsgrad der Marke nur in anderen EU-Ländern sicherlich nicht ausreichend. Das Bundespatentgericht bestätigte, dass die vorgelegten Beweise nicht einen erhöhten Grad an Kennzeichnungskraft in Deutschland stützten und bestätigte die Entscheidung des DPMA auf dieser Grundlage. Die Widersprechende hat bereits Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt. Es bleibt abzuwarten, ob der BGH die Entscheidung bestätigt.