Markenrecht

Bundespatentgericht: Einheitlichkeit der Unionsmarke: Ja, aber … – OXFORD CLUB

/in /von

Eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 1. März 2016 in Sachen 29 W (pat) 33/13) zeigt, dass der einheitliche Charakter einer Unionsmarke nicht unbedingt bedeutet, dass sie den gleichen Schutzumfang in allen EU-Mitgliedsstaaten genießt. In einem Widerspruchsverfahren, das auf eine ältere Unionsmarke gestützt war, die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden war, hat das Bundespatentgericht entschieden, dass diese Marke in Deutschland nur eine geringe Unterscheidungskraft genießen könne.

Die Widersprechende, der englische Verlag Oxford University Press, konnte sich mit ihrem Widerspruch gegen die deutsche Marke „Oxford Club“ auf der Grundlage ihrer früheren Unionsmarke „Oxford“ vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) nicht durchsetzen. Das DPMA wies den Widerspruch trotz teilweiser Identität und Ähnlichkeit der Waren zurück. Das DPMA stützte dies darauf, dass die Marke per se über eine nur geringe Unterscheidungskraft verfüge und eine Steigerung derselben in Deutschland gerade nicht belegt worden sei. Die Glaubhaftmachungsmittel, welche die Widersprechende für den Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft eingereicht hatte, bezogen sich weitgehend auf die Verwendung ihres Handelsnamens / ihrer Marke „Oxford University Press“. Die Verwendung von „Oxford“ per se als Hinweis auf den Veröffentlichungsort sei nicht als markenmäßige Benutzung anzusehen. Auch bei den vorgelegten Umsatz- und Absatzzahlen werde nicht zwischen der Benutzung von „Oxford“ und „Oxford University Press“ differenziert. Darüber hinaus seien die Zahlen nur auf Großbritannien bezogen. Aufgrund der nur geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der Zusatz „Club“ ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr in schriftlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht auszuschließen. Der Begriff „Oxford Club“ werde als zusammenhängender Gesamtbegriff verstanden.

Die Beschwerde der Widersprechenden vor dem Bundespatentgericht blieb ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht bestätigte, dass die Marke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfüge. Der Marke „Oxford“ käme per se keine Unterscheidungskraft zu, da „Oxford“ als große englische Universitätsstadt und Sitz vieler Verlage bekannt sei. Dies werde auch dadurch gestützt, dass sämtliche der von der Widersprechenden zitierten Unionsmarken nur aufgrund erlangter Unterscheidungskraft eingetragen wurden. Marken, die aufgrund erworbener Unterscheidungskraft registriert wurden, verfügten in der Regel über einen normalen Grad der Kennzeichnungskraft. In diesem Fall konnte die Widersprechende jedoch nicht zeigen, dass EUIPO die Entscheidung auf den Nachweis einer intensiven Benutzung in einem Großteil der EU, insbesondere in Deutschland, gestützt hatte. Im Widerspruchsverfahren konnte die Widersprechende nicht glaubhaft machen, dass die Marke „Oxford“ eine normale oder sogar erhöhte Kennzeichnungskraft durch Benutzung in Deutschland erworben hatte.

Entgegen früherer Entscheidungen sprach sich das Bundespatentgericht hier dafür aus, dass das ausschlaggebende Gebiet für die Feststellung der kraft Benutzung erhöhten Unterscheidungskraft das Kollisionsgebiet der Marken, hier also Deutschland, sei. Es könne zwar der Entscheidung in Sachen „be impulsive / Impulse“ des EuGH (Urteil vom 3. September 2015 in der Rechtssache C-125/14) entnommen werden, dass es für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft oder einer Markenbekanntheit ausreichend sei, wenn ein wirtschaftlich bedeutender Teil der Öffentlichkeit mit der Marke vertraut ist, jedoch sei eine intensive Benutzung und ein Bekanntheitsgrad der Marke nur in anderen EU-Ländern sicherlich nicht ausreichend. Das Bundespatentgericht bestätigte, dass die vorgelegten Beweise nicht einen erhöhten Grad an Kennzeichnungskraft in Deutschland stützten und bestätigte die Entscheidung des DPMA auf dieser Grundlage. Die Widersprechende hat bereits Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt. Es bleibt abzuwarten, ob der BGH die Entscheidung bestätigt.

Parallelimport von Medizinprodukten – Pflicht zur Übersendung eines Musters?

/in /von

Das Oberlandesgericht Düsseldorf hatte darüber zu entscheiden, ob ein Parallelimporteur von Medizinprodukten dem Markeninhaber auf sein Verlangen ein Muster der veränderten Verpackung zur Verfügung zu stellen hat. In seiner ausführlichen Entscheidung vom 12. April 2016 in Sachen I-20 U 48/15 hielt das Gericht fest, dass Medizinprodukte eher mit Arzneimitteln als mit Lebensmitteln oder Getränken vergleichbar seien und gab dem Markeninhaber das Recht, ein Muster zu verlangen.
Die Klägerin ist Inhaberin einer Unionsmarke für medizinische Pflaster, Kompressen und Verbände („Markeninhaberin“). Die Beklagte kaufte mit dieser Marke gekennzeichnete Kompressen und Verbände von der Markeninhaberin und brachte diese in Deutschland auf den Markt („Parallelimporteurin“). Sie brachte auf der Produktverpackung ein zusätzliches Etikett auf, auf dem der Name ihres Unternehmens als „Importeur BRD“ sowie ihre Adresse und der neue PZN(Pharmazentralnummer)-Code angegeben waren. Ursprünglich hatte sie die Markeninhaberin über den Vertrieb dieser Produkte in Deutschland nicht in Kenntnis gesetzt.
Mit ihrer Klage verlangt die Markeninhaberin insbesondere, dass es die Parallelimporteurin unterlässt, mit ihrer Unionsmarke gekennzeichnete Waren in Deutschland auf den Markt zu bringen, ohne sie zuvor zu informieren und ihr auf ihr Verlangen ein Muster dieser Waren zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus fordert sie Information, Zahlung von Schadenersatz sowie Rückruf und Vernichtung der Produkte.
Das Landgericht Düsseldorf hatte weitestgehend zugunsten der Markeninhaberin entschieden. Es führte aus, dass sich die Parallelimporteurin nicht auf eine Erschöpfung der Unionsmarkenrechte berufen kann, da sie die Markeninhaberin nicht über den Vertrieb der veränderten Produkte in Deutschland informiert hat und ihr auch nicht die Möglichkeit gab, ein Muster der Produkte zu verlangen. Das Gericht gewährte ebenfalls die Ansprüche auf Rückruf und Vernichtung und berief sich darauf, dass diese Ansprüche nur unter außergewöhnlichen Umständen unverhältnismäßig waren.
Die Parallelimporteurin legte Berufung gegen die Entscheidung ein. Im Anschluss, im August 2015, informierte sie die Markeninhaberin über den Parallelimport der meisten streitgegenständlichen Produkte. In Reaktion hierauf hat die Markeninhaberin bis zur Entscheidung keine Vorlage von Mustern verlangt.
Die Markeninhaberin folgte in der mündlichen Verhandlung nicht der Empfehlung des Oberlandesgerichts die Unterlassungsansprüche für die Produkte, über deren Vertrieb sie zwischenzeitlich informiert worden war, für erledigt zu erklären. Das Gericht hatte daher noch über diese Ansprüche zu entscheiden und wies die in die Zukunft gerichteten Unterlassungsansprüche aufgrund der zwischenzeitlich erfolgten Information zurück. Das Gericht war jedoch auch der Auffassung, dass die Markeninhaberin grundsätzlich ein Recht hatte, von der Parallelimporteurin ein Muster anzufordern. Es differenzierte hierbei zwischen dem Parallelimport von sterilen Medizinprodukten und dem von alkoholischen Getränken, für die der EuGH eine Verpflichtung für den Parallelimporteur zur Übersendung eines Musters verweigert hatte (Loendersloot / Ballantine). Es war der Auffassung, dass Medizinprodukte eher mit Arzneimitteln vergleichbar seien und stellte dabei insbesondere  auf die gesetzlichen Anforderungen für die Vermarktung von Medizinprodukten, insbesondere die CE-Konformitätserklärung, ab. Diese gesetzlichen Anforderungen für die Vermarktung von Medizinprodukten würden es rechtfertigen, dem Parallelimporteur die Verpflichtung aufzuerlegen, auf Verlangen des Markeninhabers ein Muster zu übersenden. In diesem Fall jedoch hat der Markeninhaber ein Muster nicht innerhalb einer angemessenen Frist nach der Information über den Parallelimport im August 2015 verlangt und ist daher nun auch mit einem derartigen Verlangen ausgeschlossen. Die Markeninhaberin hatte ihre Unterlassungsansprüche auch nur auf das Verbot der Vermarktung dieser Produkte Information und die Übersendung eines Musters auf Verlangen der Markeninhaberin gerichtet und nicht auf das Verbot der Vermarktung dieser Produkte als solches. Diese Ansprüche waren jedoch nach der Information im August 2015 und innerhalb angemessener Zeit hierauf nicht erfolgtem Verlangen nach einem Muster nicht mehr gegeben.
Das Gericht hob die Entscheidung auch mit Bezug den Rückruf und die Vernichtung der Produkte auf. Die von der Parallelimporteurin nach der Vertriebsanzeige in Verkehr gebrachten Produkte müssten nicht zurückgerufen und vernichtet werden. Auch seien die Erzeugnisse aus anderen Gründen nicht zu beanstanden: Weder sei der zusätzliche Aufkleber auf den Produktverpackungen unsauber noch sei sein Inhalt irreführend. Auch die Kennzeichnung mit dem deutschen PZN-Code der Parallelimporteurin sei nicht rechtswidrig, da dieser Code für Logistik- und wahrscheinlich auch für Abrechnungszwecke erforderlich sei.
Die Revision zum Bundesgerichtshof wurde zugelassen und auch bereits eingelegt (Aktenzeichen beim BGH: I ZR 98/16). Der Bundesgerichtshof hat das Verfahren zunächst ausgesetzt und EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt. In seiner Entscheidung vom 17. Mai 2018 in der Rechtssache C‑642/16 hat der EuGH wie folgt entschieden:

Art. 13 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates vom 26. Februar 2009 über die [Unions]marke ist dahin auszulegen, dass sich der Inhaber einer Marke dem weiteren Vertrieb eines Medizinprodukts in seiner inneren und äußeren Originalverpackung durch einen Parallelimporteur nicht widersetzen kann, wenn vom Importeur ein zusätzlicher Aufkleber wie der im Ausgangsverfahren in Rede stehende angebracht wurde, der aufgrund seines Inhalts, seiner Funktion, seiner Größe, seiner Aufmachung und seiner Platzierung keine Gefahr für die Herkunftsgarantie des mit der Marke versehenen Medizinprodukts darstellt.

Die abschließende Entscheidung des BGH steht nun noch aus, wird sich aber an dieser Vorgabe des EuGH zu orientieren haben.

 

Markenrechtsverletzung – EuGH entscheidet über Haftung von Vermietern von realen Verkaufsflächen

/in /von

In seinem Urteil vom 7. Juli 2016 in Sachen C-494/15 entschied der EuGH, dass für Vermieter von realen Verkaufsflächen unter den gleichen Bedingungen eine Haftung in Betracht kommt wie für die Anbieter von Online-Marktplätzen. Die Anwendung der Richtlinie zur Verbesserung der Durchsetzung der Rechte aus geistigem Eigentum (EU) 2004/48 sei nicht auf Online-Sachverhalte beschränkt.

Dem Verfahren liegt folgender Sachverhalt zu Grunde: Das tschechische Unternehmen Delta Center ist Mieterin der Prager Markthallen. Delta Center vermietet Verkaufsflächen in den Prager Markthallen an Dritte unter. Von einigen Untermietern wurden gefälschte Waren angeboten. Die betroffenen Markenrechtsinhaber wollten dies nicht dulden und gingen gegen Delta Center gerichtlich vor. Es sollte Delta Center gerichtlich untersagt werden, mit Unternehmen, welche Fälschungen angeboten hatten, Mietverträge neu abzuschließen oder zu verlängern.

Die Markenrechtsinhaber waren mit ihrem Begehren vor dem Stadtgericht Prags und dem Obergericht Prags erfolglos und befinden sich nun im Rechtsmittelverfahren vor dem Obersten Gerichtshof der Tschechischen Republik. Der Oberste Gerichtshof der Tschechischen Republik setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vor:

  1.  Ist eine Person, die Mieterin eines Marktplatzes ist und den einzelnen Markthändlern Marktstände sowie Flächen zum Aufstellen von Marktständen zur Verfügung stellt, eine Mittelsperson, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums im Sinne des Art. 11 der Richtlinie 2004/48 in Anspruch genommen werden?
  2. Kann einer Person, die Mieterin eines Marktplatzes ist und den einzelnen Markthändlern Marktstände sowie Flächen zum Aufstellen von Marktständen zur Verfügung stellt, eine Maßnahme im Sinne des Art. 11 der Richtlinie 2004/48 unter den Voraussetzungen auferlegt werden, die der Gerichtshof im Urteil vom 12. Juli 2011, L᾽Oréal u. a. (C‑324/09, EU:C:2011:474), für die Verhängung von Maßnahmen gegenüber den Betreibern von Online-Marktplätzen formuliert hat?

Beide Fragen bejahte der EuGH: Die EU-Richtlinie  2004/48 sei so auszulegen, dass ein Mieter von Markthallen, der die verschiedenen in diesen Hallen befindlichen Verkaufsflächen an Händler untervermietet, von denen einige ihren Stand zum Verkauf von Fälschungen von Markenerzeugnissen nutzen, unter den Begriff der „Mittelsperso[n] …, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden“, im Sinne der genannten Bestimmung fällt. Daher seien auch die Voraussetzungen für eine gerichtliche Inanspruchnahme von einer Mittelsperson, die eine Vermietungsdienstleistung von Verkaufsflächen in Markthallen anbietet, mit jenen identisch, die der EuGH bereits zuvor in seinem Urteil vom 12. Juli 2011 in Sachen C-324/09 (L’Oréal u. a.) für gerichtliche Anordnungen gegenüber Mittelspersonen auf einem Online-Marktplatz aufgestellt hat.

Dies bedeutet, dass gerichtliche Anordnungen nur dann erlassen werden können, wenn sie ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Schutz des geistigen Eigentums und der Vermeidung von Schranken für den rechtmäßigen Handel sicherstellen. Zwar kann von der Mittelsperson keine generelle und ständige Überwachung ihrer Kunden verlangt werden, aber die Mittelsperson kann dazu gezwungen werden, Maßnahmen zu treffen, die dazu beitragen, zu vermeiden, dass erneute derartige Verletzungen durch denselben Händler auftreten.

Noch nicht vom Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) gehört?

/in /von

Dann wird es Zeit, sich kurz mit den wichtigsten Änderungen des Gemeinschaftsmarkensystems zum 23. März 2016 zu beschäftigen!
 
Die Verordnung (EU) 2015/2424 tritt am 23. März 2016 in Kraft und verändert das bestehende Gemeinschaftsmarkensystem. Die Verordnung bringt einige Veränderungen für das bestehende Gemeinschaftsmarkensystem mit sich, allen voran die Veränderung des Namens des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt (jetzt: Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum) und der Gemeinschaftsmarke (jetzt: Unionsmarke).
 
Ein unmittelbarer Handlungsbedarf könnte für Sie nur gegeben sein, wenn Sie Inhaber von vor dem 22. Juni 2012 angemeldeten Gemeinschaftsmarken sind, die alle Oberbegriffe der so genannten Nizza Klassifikation für einzelne Waren- und Dienstleistungsklassen beanspruchen. Sind von der Klasse zudem Waren und Dienstleistungen erfasst, die nicht unter den wörtlichen Sinngehalt der Oberbegriffe fallen, so kann ein Schutz in der Zukunft nur sichergestellt werden, wenn Sie innerhalb einer Übergangsfrist bis zum 23. September 2016 eine Erklärung beim EUIPO einreichen, mit der Sie bestimmen, dass der Schutz auch für bestimmte Waren und Dienstleistungen gelten soll, die vom Sinngehalt der Oberbegriffe nicht erfasst sind. Nähere Informationen hierzu finden Sie hier.

Einige weitere relevante Änderungen sind nachfolgend kurz skizziert:

  • Das Gebührensystem verändert sich: Anmelde- und Verlängerungsgebühren für Marken werden für jede einzelne Klasse erhoben, auch für die ersten drei Klassen.
  • Das Erfordernis der graphischen Darstellbarkeit der Marke entfällt; entscheidend ist, dass die die Wiedergabe der Marke eindeutig, präzise, in sich abgeschlossen, leicht zugänglich, verständlich, dauerhaft und objektiv ist.
  •  Zum 1. Oktober 2017 wird eine Unionsgewährleistungsmarke eingeführt.
  •  Disclaimer für schutzunfähige Bestandteile sind nicht länger zulässig.
  •  Die Markenverlängerung muss bis zum Zeitpunkt des Ablaufs beantragt werden, und nicht zum Ende des Monats des Schutzablaufs.
  •  Das Amt kann jederzeit vor der Registrierung der Marke von Amts wegen wieder in die Prüfung absoluter Schutzhindernisse einsteigen.
  •  Bemerkungen Dritter zur Schutzfähigkeit einer Marke sollte bis zum Ende der Widerspruchsfrist oder – falls ein Widerspruch anhängig ist – vor der finale Entscheidung über den Widerspruch eingereicht werden.
  •  Im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens ist für den Benutzungszwang das Anmelde- oder Prioritätsdatum (und nicht wie zuvor das Datum der Veröffentlichung) der anzugreifenden Marke ausschlaggebend.
  •  Die Widerspruchfrist für Internationale Registrierungen mit Schutz in der Europäischen Union wird zukünftig bereits einen Monat nach der Veröffentlichung beginnen.

 

Gern stehe ich Ihnen bei Fragen zur Verfügung!

 

Werktitelschutz für Smartphone-Apps: Ja, aber…

/in /von

In einer bislang nur als Pressemitteilung vorliegenden Entscheidung hat der Bundesgerichtshof (BGH) Position zu der grundsätzlichen Schutzfähigkeit von Smartphone-App-Bezeichnungen als Werktitel und die für den Schutz erforderliche Unterscheidungskraft bezogen (Urteil vom 28. Januar 2016 in Sachen I ZR 202/14 – wetter.de). Der BGH bejahte die grundsätzliche Möglichkeit des Schutzes von Smartphone-App-Bezeichnungen als Werktitel, hielt aber in dem konkreten Fall die erforderliche originäre oder kraft Benutzung erworbene Unterscheidungskraft für nicht gegeben.
Der Entscheidung zugrunde liegt eine Klage der Betreiberin des Wetterdienstes unter der Internetseite wetter.de (im Folgenden: wetter.de). Diese bietet seit 2009 auch eine Smartphone-App unter der Bezeichnung wetter.de an.
Mit ihrer Klage wehrte sich wetter.de gegen das Angebot von Apps mit Wetterinformationen durch die Beklagte unter den Bezeichnungen „wetter DE“, „wetter-de“ und „wetter-DE“ und verlangte Auskunft und Schadensersatz. wetter.de konnte sich jedoch über alle Instanzen hinweg mit diesem Verlangen nicht durchsetzen.
Wie auch die Vorinstanzen hielt der BGH Bezeichnungen für Smartphone-Apps für grundsätzlich titelschutzfähig im Sinne des § 5 Abs. 3 MarkenG. Allerdings müsse die Bezeichnung originär unterscheidungskräftig sein oder zumindest kraft Verkehrsdurchsetzung Unterscheidungskraft erworben haben. Eine originäre Unterscheidungskraft der Bezeichnung wetter.de für eine App für Wetterinformationen könne nicht angenommen werden, denn der Begriff würde allein den Inhalt der App beschreiben. Anders als zum Beispiel im Zeitschriftenbereich würden auch keine abgesenkten Anforderungen gelten, denn der Verkehr sei hier nicht bereits seit langem daran gewöhnt, dass Werke mit beschreibenden Titeln gekennzeichnet werden.
Auch eine kraft Benutzung erworbene Verkehrsdurchsetzung konnte wetter.de nicht belegen. Nach Auffassung des Gerichts hätten die in den Vorinstanzen vorgelegten Verkehrsgutachten hierfür angesichts des beschreibenden Charakters von wetter.de eine Zuordnung von mindestens 50% ergeben müssen. Dies war aber nicht der Fall, so dass der BGH die Klageabweisung der Vorinstanzen bestätigte.
Faktisch wird eine Vielzahl von Smartphone-Apps mit rein beschreibenden Titeln angeboten. Dennoch ist es hier nach dem BGH anders als im Zeitschriftenbereich noch nicht so, dass ein – auch recht beschreibender Titel – einem bestimmten Unternehmen zugeordnet wird. Rechte an einem eher beschreibenden Titel können solange also nur entstehen, wenn eine Verkehrsdurchsetzung gegeben ist.

Bank kann Drittauskunft nach § 19 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht gestützt auf Bankgeheimnis verweigern

/in /von
  • In seiner Entscheidung vom 21. Oktober 2015, die bislang nur als Pressemitteilung vorliegt, hat der Bundesgerichtshof klargestellt, dass sich eine Bank gegenüber dem Drittauskunftsanspruch aus § 19 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG nicht auf das Bankgeheimnis berufen kann (Urteil in Sachen I ZR 51/12 – Davidoff Hot Water II).
  • Der Entscheidung liegt folgender Sachverhalt zugrunde:
  • Die Klägerin, eine Lizenznehmerin für die Herstellung und den Vertrieb von Davidoff-Parfüms, hatte über eBay zum Zwecke der Rechtsverfolgung ein gefälschtes „Davidoff Hot Water“ Parfüm erworben. Sie konnte aber nach dem Erwerb nicht feststellen, wer der Verkäufer des gefälschten Parfüms war. Aufgrund der Überweisung des Kaufbetrags an den Verkäufer lagen ihr aber die Kontodaten des Verkäufers vor. Sie nahm daher die kontoführende Bank des Verkäufers auf Auskunft über Namen und Anschrift des Kontoinhabers nach § 19 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG in Anspruch. § 19 Abs. 2 Nr. 3 MarkenG gibt in Fällen offensichtlicher Rechtsverletzung einen Auskunftsanspruch auch gegenüber Dritten, die in gewerblichem Ausmaß für rechtsverletzende Tätigkeiten genutzte Dienstleistungen erbringen. Die Bank verweigerte die Auskunft jedoch und berief sich auf das aus dem Bankgeheimnis folgende Auskunftsverweigerungsrecht in § 383 Abs.1 Nr. 6 ZPO.
  • Die Klägerin erhob daraufhin Klage. Das Landgericht hatte der Klage stattgegeben, aber das Oberlandesgericht hatte die Klage auf die Berufung der Beklagten abgewiesen. Auf die Revision der Klägerin hatte der Bundesgerichtshof („BGH“) das Verfahren zunächst ausgesetzt und dem Europäischen Gerichtshof („EuGH“) zur Vorabentscheidung vorgelegt.
  • Der BGH wollte vom EuGH geklärt wissen, ob die Regelung in Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Richtlinie 2004/48 („Enforcement Directive“) dahingehend auszulegen ist, dass diese Vorschrift einer nationalen Regelung entgegensteht, die einem Bankinstitut in einem Fall wie dem Ausgangsverfahren gestattet, eine Auskunft nach Art. 8 Abs. 1 Buchst. c dieser Richtlinie über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern.
  • In Artikel 8 Abs. 3 Buchst. e der Enforcement Directive ist festgehalten, dass der vorgenannte Auskunftsanspruch gerade vorbehaltlich gesetzlicher Bestimmungen gelten soll, die den Schutz der Vertraulichkeit von Informationsquellen oder die Verarbeitung personenbezogener Daten regeln.
  • Der EuGH hatte sich mit Urteil vom 16. Juli 2015 in Sachen C‑580/13 klar dahingehend geäußert, dass der Art. 8 Abs. 3 Buchst. e der Enforcement Directive so auszulegen ist, dass er einer nationalen Rechtsvorschrift entgegensteht, die es einem Bankinstitut unbegrenzt und bedingungslos gestattet, eine Auskunft über Namen und Anschrift eines Kontoinhabers unter Berufung auf das Bankgeheimnis zu verweigern. Eine solche unbegrenzte und bedingungslose Möglichkeit zur Verweigerung der Auskunft verstoße gegen das Grundrecht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und das Grundrecht des geistigen Eigentums.
  • Gestützt auf diese klare Äußerung des EuGH hat der BGH nun entschieden, dass der Klägerin ein Anspruch auf Auskunft über den Namen und die Anschrift des Kontoinhabers gegenüber der Bank zustünde. Insbesondere könne die Klägerin stattdessen auch nicht auf die ebenfalls bestehende Möglichkeit der Einleitung eines Strafverfahrens verwiesen werden.

Rebranding aus markenrechtlicher Sicht

/in /von

Wenn eine Marke in die Jahre gekommen ist, ist sie womöglich nicht mehr modern genug oder steht gar nicht mehr für das, was die Markeninhaberin unter der Marke tatsächlich anbietet. Häufig fällt dann der Entschluss für ein Rebranding. Ein Rebranding kann einen komplett neuen Namen vorsehen oder aber den bestehenden Namen gestalterisch oder inhaltlich verändern.

Im Fall eines komplett neuen Namens mit entsprechender neuer Gestaltung ist klar, dass abzuklären ist, ob der neue Name und/oder die neue Gestaltung Rechte Dritter verletzt. Bei positiver Prüfung werden Markenrechte für den neuen Namen begründet, entweder in Form von Wortmarken oder in Form von Wort-/Bildmarken.

Problematischer kann dies sein, wenn nur die Gestaltung der Marke modernisiert wird oder Wortbestandteile der Marke wegfallen oder hinzukommen. Deckt der bestehende Markenschutz auch diese neue Benutzung ab?

Dreh- und Angelpunkt ist hierbei stets, ob die Benutzung der Marke in der neuen Gestaltungsform noch als Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form anzusehen ist. Wichtig ist dies, weil eine Marke die länger als fünf Jahre eingetragen ist, dem Benutzungszwang unterliegt. Kann die Benutzung in den letzten fünf Jahren nicht nachgewiesen werden, droht der Rechtsverlust.

Nach der ausschlaggebenden Regelung des § 26 Abs. 3 MarkenG gilt auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweicht, als Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Diese Regelung soll dem Markeninhaber einen gewissen Gestaltungsspielraum bei der zukünftigen Benutzung seiner Marke geben.

Ob der kennzeichnende Charakter verändert ist, wird nach der Rechtsprechung danach beurteilt, ob die von der Marke angesprochenen Verkehrskreise die Marke in ihrer benutzten Form auch bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch als „dieselbe Marke“ ansehen.

So hat der BGH zum Beispiel in seiner Entscheidung vom 5.12.2012 in Sachen „Duff Beer“ (Az. I ZR 135/11) bejaht, dass die eingetragene Wort-/Bildmarke in Form eines runden Logos mit dem Aufdruck „Duff Beer“ durch den Vertrieb von  Bier mit in Schrift und Gestaltung deutlich abweichenden Etiketten rechtserhaltend benutzt wurde. Der BGH stellte darauf ab, dass der Verkehr bei Bierflaschen daran gewöhnt, dass ihm auf Etiketten regelmäßig bildliche Bestandteile mit dekorativem Charakter begegnen. Die Abweichung in der Schriftart und der bildlichen Gestaltung führe aufgrund nur untergeordneter Bedeutung nicht dazu, dass der kennzeichnende Charakter verändert werde.

Andererseits hat der BGH bestätigt, dass die Benutzung von „Zappa Records“ den kennzeichnenden Charakter von der Marke „Zapppa“ verändere (Urteil vom 31. 5. 2012 – I ZR 135/10, zur Parallelvorschrift des Art. 15 As. 2 a Gemeinschaftsmarkenverordnung). Zwar sei der Begriff „Records“ beschreibender Natur, allerdings bilde er hier zusammen mit „Zappa“ einen neuen Gesamtbegriff, der den kennzeichnenden Charakter der Marke verändere.

Fazit: Es ist stets genau zu prüfen, ob die Veränderungen der Marke im Rahmen des Rebrandings den kennzeichnenden Charakter der Marke verändern. Hierbei unterstütze ich Sie gern.

Zum Benutzungsnachweis vor dem HABM

/in /von

Das Gericht der Europäischen Union (EuG) bejahte in seiner Entscheidung vom 4. Juni 2015 in Sachen T-254/13, dass die Beschwerdekammer ihr durch Art. 76 (2) GMV eingeräumtes Ermessen zur Berücksichtigung von verspätet eingereichten Benutzungsunterlagen rechtmäßig ausgeübt hatte, und dies trotz nicht geringem Umfangs der weiteren Unterlagen.

Im Zentrum des Verfahrens vor dem EuG standen neben der Frage, ob die Beschwerdekammer ihr durch Art. 76 (2) Gemeinschaftsmarkenverordnung (GMV) eingeräumtes Ermessen bei der Berücksichtigung von weiterem, erstmals vor der Beschwerdekammer eingereichtem Benutzungsnachweis rechtmäßig ausgeübt hatte, Fragen zu den Grenzen der Warenähnlichkeit.

Zum Verfahren vor dem HABM

Die Antragstellerin hatte die Erklärung der Nichtigkeit der im Jahr 2005 beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (HABM) für verschiedene Werkzeuge, Materialien und Baumaschinen in den Klassen 7 und 8 sowie Dienstleistungen der Klasse 39 angemeldete Gemeinschaftsmarke „Stayer“ (Wort/Bild) beantragt. Gestützt hatte sie diesen Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit auf Verwechslungsgefahr mit ihrer älteren, im Jahr 2001 mit Schutz in Deutschland für Waren der Klassen 3, 8 und 16 eingetragenen internationalen Registrierung für „Stayer“ (Wort).

Die Löschungsabteilung des Amtes hatte den Löschungsantrag zurückgewiesen, da das Amt die auf die zulässige Einrede der mangelnden Benutzung eingereichten Benutzungsunterlagen nicht für ausreichend hielt, um eine rechtserhaltende Benutzung der älteren Wortmarke „Stayer“ nachzuweisen. Vor der Beschwerdekammer reichte die Antragstellerin weitere Benutzungsunterlagen ein, was dazu führte, dass die Beschwerdekammer die erstinstanzliche Entscheidung aufhob und dem Löschungsantrag partiell, nämlich mit Blick auf Waren der Klassen 7 und 8, stattgab.

Die Entscheidung des EuG

Die gegen diese Entscheidung eingereichte Klage beim EuG hatte teilweise Erfolg. Zwar bestätigte das EuG die Beurteilung der Beschwerdekammer, dass die Antragstellerin die Benutzung ihrer älteren Wortmarke „Stayer“ für „Glättekellen“ hinreichend nachgewiesen hatte, hob aber die Entscheidung zum Teil aufgrund einer nicht vorhandenen Warenähnlichkeit und somit auch fehlenden Verwechslungsgefahr auf.

Insbesondere der hinreichende Benutzungsnachweis war zwischen den Parteien strittig, weil die Antragstellerin vor der Löschungsabteilung des HABM zunächst nur 5 Rechnungen aus dem relevanten Zeitraum, einige undatierte Bilder, einen Katalog, Ausdrucke von einer Internetseite sowie eine Erklärung aus dem Jahr 2004 eingereicht hatte. Nachdem sie mit ihrem Löschungsantrag in erster Instanz gescheitert war, schob sie mit ihrer Beschwerdebegründung weitere Benutzungsunterlagen, nämlich insbesondere 6 weitere Rechnungen, von denen 5 aus dem relevanten Zeitraum stammten, nach.

Die Beschwerdekammer hatte angenommen, dass die erstinstanzlich eingereichten Rechnungen zusammen mit den Bildern eine Benutzung, zumindest im geringen Umfang, stützten. Die übrigen erstinstanzlich eingereichten Unterlagen hielt sie hingegen für irrelevant. Die berücksichtigungsfähigen erstinstanzlich eingereichten Benutzungsunterlagen würden zusammen mit 5 von 6 weiteren, erst vor der Beschwerdekammer eingereichten Rechnungen den Nachweis einer hinreichenden Benutzung der älteren Marke für „Glättekellen“ erbringen.

Die Antragsgegnerin sah in der Berücksichtigung der erst später eingereichten Unterlagen eine Verletzung des Art. 76 (2) GMV, zumal die Anzahl und der Umfang der Rechnungen die erstinstanzlich eingereichten Rechnungen überstieg und somit nicht als reine Ergänzung der bereits eingereichten Unterlagen angesehen werden könnte.

Das EuG verneinte eine Verletzung des Art. 76 (2) GMV durch das HABM. Das Gericht bestätigte in diesem Zusammenhang zunächst noch einmal, dass der Art. 76 (2) GMV dem Amt einen weiten Ermessenspielraum bei der Berücksichtigung nicht fristgerecht eingereichter Fakten und Beweismittel einräumt. Zudem verwies es darauf, dass der Nichtigkeitsantrag gemäß Regel 40 (6) der Durchführungsverordnung zur GMV nur dann zurückgewiesen werden könne, wenn während der durch das Amt gesetzten Frist entweder gar keine oder aber nur erkennbar irrelevante Unterlagen eingereicht würden. Würden hingegen innerhalb der gesetzten Frist geeignete Unterlagen eingereicht, gehe das Verfahren seinen weiteren Gang. Würden somit eingangs relevante Benutzungsunterlagen eingereicht, könnten im weiteren Verlauf der Verfahren vor dem Amtes eingereichte Unterlagen dann berücksichtigt werden, wenn durch sie die ursprünglich eingereichten Benutzungsunterlagen lediglich ergänzt würden. Das EuG bestätigte, dass die 5 weiteren eingereichten relevanten Rechnungen, auch wenn sie mehr verkaufte Produkte umfassten, als Ergänzung des ursprünglich eingereichten Benutzungsnachweises angesehen werden könnten. Zum einen sei die Anzahl der nachgereichten Rechnungen genauso hoch wie die der bereits fristgerecht eingereichten Rechnungen, zum anderen sei es logisch, dass die Rechnungen einen größeren Umfang hatten, da die Löschungsabteilung die fristgerecht eingereichten Unterlagen insofern für nicht ausreichend hielt. Auch gäbe es keine Pflicht zur Erläuterung, warum die Antragstellerin diese Unterlagen nicht bereits vor der Löschungsabteilung eingereicht hatte.

Im Hinblick auf die Warenähnlichkeit bestätigte das Gericht zwar die hochgradige Ähnlichkeit von „Glättekellen“ mit „Geräten und Werkzeugen“ in der Klasse 7. Die restlichen Waren der Klassen 7 und 8 hielt das Gericht anders als die Beschwerdekammer jedoch für unähnlich und hob die Entscheidung insofern auf. Es stellte klar, dass auch der Aspekt der Komplementarität nicht dazu führt, dass alle Waren, die nebeneinander auf einer Baustelle benutzt werden können, auch im markenrechtlichen Sinne ähnlich sind.

Fazit

Die Entscheidung zeigt, dass die Vorschrift des Art. 76 (2) GMV auch das Nachschieben von Benutzungsnachweisen in einem nicht unerheblichen Umfang vor der Beschwerdekammer ermöglicht. Nichtsdestotrotz ist weiterhin zu empfehlen, den Benutzungsnachweis in der ursprünglich durch das Amt gesetzten Frist möglichst umfassend zu führen.

Kein Markenschutz für “TOUCHING HEARTS, CHANGING LIVES”

/in /von

Es bleibt schwierig, abzuschätzen, wann für einen Slogan Markenschutz möglich ist. Die 4. Beschwerdekammer beim Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt („HABM“) hat die Zurückweisung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung für „TOUCHING HEARTS, CHANGING LIVES“ wegen Mangels an Unterscheidungskraft bestätigt.

Die Anmelderin hatte für die Gemeinschaftsmarke „TOUCHING HEARTS, CHANGING LIVES“ Schutz für Waren und Dienstleistungen in den Klassen 9, 16, 35, 41 und 44 beansprucht.

Der Prüfer beim HABM hatte die Gemeinschaftsmarkenanmeldung wegen mangelnder Unterscheidungskraft, Art. 7 (1) (b) GMV, zurückgewiesen. Dem Prüfer zufolge werde die Gemeinschaftsmarkenanmeldung lediglich als eine rein anpreisende Werbenachricht aufgefasst. Sie verfüge über keinerlei Inhalte, die es den angesprochenen Verkehrskreisen ermöglichen, sie schnell und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu erinnern. Die Anmelderin konnte den Prüfer auch nicht davon überzeugen, dass das Stilmittel der Anapher durch Wiederholung von zwei Verben hintereinander mit gleicher Endung (nämlich „TOUCHING“ und „CHANGING“) zu der Einprägsamkeit der Markenanmeldung und damit auch zu ihrer Unterscheidungskraft beitrage.

Die Anmelderin legte gegen diese Entscheidung Beschwerde ein. In ihrer Beschwerdebegründung beschäftigte sie sich detailliert mit Bedeutung und Struktur der Marke und stellte insbesondere darauf ab,

  • dass die Markenanmeldung keine offensichtliche Bedeutung für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen habe;
  • und dass der Rhythmus und die Struktur der Markenanmeldung zu ihrer Erinnerbarkeit und Unterscheidungskraft beitrage.

Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde zurück und bestätigte die Zurückweisung der Gemeinschaftsmarkenanmeldung. In ihrer Entscheidung stellte die Beschwerdekammer zunächst klar, dass allein die Fähigkeit eines Zeichens, auch als Werbeslogan zu dienen, nicht die Eintragungsfähigkeit beeinträchtige und dass auch keine besonderen Anforderungen an derartige Zeichen gestellt würden. Sogar unter Zugrundelegung einer erhöhten Aufmerksamkeit der Verkehrskreise kam die Beschwerdekammer aber hier zu dem Schluss, dass es der Gemeinschaftsmarkenanmeldung an etwas fehlt, was über die rein werbende Wirkung hinausgeht. Die Beschwerdekammer ging davon aus, dass die von der Gemeinschaftsmarkenanmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen in dem Sinne verstanden würden, dass diese einem helfen, sich besser zu fühlen und sein Leben zu verändern. Die angesprochenen Verkehrskreise würden nicht erwarten, dass Werbeslogans die beworbenen Waren und Dienstleistungen vollständig beschreiben. Entsprechende gäbe es auch eine Vielzahl von Entscheidungen des Gerichts der Europäischen Union, in denen auch vagen und unbestimmten Werbeslogans der Schutz verweigert wurde. Nach Auffassung der Beschwerdekammer enthält die Gemeinschaftsmarkenanmeldung für „TOUCHING HEARTS, CHANGING LIVES“ keine phantasievollen, überraschenden oder unerwarteten Elemente, welche die Unterscheidungskraft begründen könnten.

Aufgrund dieser Wahrnehmung des Zeichens durch die Beschwerdekammer, half es der Anmelderin auch nicht, dass der Gemeinschaftsmarkenanmeldung eine gewisse erhöhte Erinnerbarkeit erzeugt durch den Sprechrhythmus und die besondere Struktur zugestanden wurde.

Im Ergebnis bleibt es schwierig, abzuschätzen, ob ein Slogan als Marke eingetragen werden kann. Allein der Umstand, dass der Slogan die beanspruchten Waren und Dienstleistungen nicht beschreibt, ist auch keine Garantie für eine Eintragung. Auch vage und unbestimmte Slogans, die zudem eine gewisse Anspielung auf die zu schützenden Waren und Dienstleistungen enthalten, können nicht schutzfähig sein, sofern sie keine besonderen phantasievollen, überraschenden oder unerwarteten Elemente enthalten.

Chambers & Partners Global Ranking 2015 veröffentlicht

/in , , /von

Rechtsanwältin Bettina Clefsen wird im Chambers Global 2015 in der Kategorie Marken- und Wettbewerbsrecht als „Leading Individual“ erwähnt.

Ich freue mich, auch im diesjährigen Handbuch „Chambers Global“ von Chambers & Partner im Bereich Marken- und Wettbewerbsrecht in Deutschland als „Leading Individual“ erwähnt zu sein!

Das jährlich von Chambers & Partner herausgegebene Handbuch „Chambers Global“ dient als Orientierungshilfe für Unternehmen, die – insbesondere auch im internationalen Kontext  – nach Rechtsrat suchen und deckt insgesamt 185 Länder ab. Das Handbuch erscheint seit 1990.