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Kann aus einem deutschen Markenrecht der Besitz von Waren außerhalb Deutschlands verboten werden?

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Mit dieser Frage wird sich der Europäische Gerichtshof im Anschluss an ein Vorabentscheidungsersuchen des deutschen Bundesgerichtshofs (Urteil vom 23. Januar 2024 in der Rechtssache I ZR 205/22) befassen müssen. Die Fragen, die der Gerichtshof im Einzelnen zu beantworten hat, sind:

  1. Kann es der Inhaber einer nationalen Marke gemäß Art. 10 Abs. 3 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 verbieten lassen, dass eine Person im Ausland markenverletzende Ware zu dem Zweck besitzt, die Ware im Schutzland anzubieten oder in den Verkehr zu bringen?
  2. Kommt es für den Begriff des Besitzes im Sinne von Art. 10 Abs. 3 Buchst. b der Richtlinie (EU) 2015/2436 auf eine tatsächliche Zugriffsmöglichkeit auf markenverletzende Ware an oder reicht die Möglichkeit aus, auf denjenigen einwirken zu können, der den tatsächlichen Zugriff auf diese Ware hat?

Der BGH hat den Fall nach einer Rechtsbeschwerde dem EuGH vorgelegt. Es geht hier um folgenden Sachverhalt:

Die Beklagte, eine in Spanien ansässiger Online-Händlerin, bot in mehreren EU-Mitgliedstaaten, darunter auch in Deutschland, Tauchausrüstungen zum Kauf an. Die Waren wurden unter Verwendung der deutschen Wort-/Bildmarken „ED“ und „EXTREME DURABLE“ („EXTREME DURABLE-Marken“) des Klägers beworben. Die Klägerin gab eine Testbestellung für das Produkt nach Deutschland auf. Das Produkt, das in Deutschland ankam, trug nicht die EXTREME DURABLE-Marken, aber es ist zwischen den Parteien unstrittig, dass die Beklagte auch Produkt, die mit den EXTREME DURABLE-Marken gekennzeichnet waren, in Spanien gelagert hatte.

Bereits in erster Instanz hatte sich die Beklagte bereit erklärt, es zu unterlassen, Produkte mit der EXTREME DURABLE-Marke zu bewerben und anzubieten. Weitergehende Ansprüche wurden abgewiesen.

In zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht Nürnberg wurde die Beklagte ebenfalls verurteilt, es zu unterlassen, Waren mit der EXTREME DURABLE-Marke zu vertreiben und zu diesen Zwecken zu besitzen. Nach Ansicht des Gerichts begründet das Bewerben und Anbieten dieser Produkte auch die Gefahr einer erneuten Verletzung durch den Vertrieb und Besitz markenverletzender Produkte.

Während dies für den Vertrieb markenverletzender Produkte nicht überraschend sein mag, kann das Ergebnis für den Besitz dieser Produkte außerhalb Deutschlands fragwürdig sein.

Für das Oberlandesgericht Nürnberg war der Besitz der Produkte zum Zwecke des Anbietens und Vertreibens in Deutschland eine typische Vorbereitungshandlung, die auch aufgrund der deutschen Marke zu untersagen war, gleichgültig, wo sie stattfand (Urteil vom 29. November 2022, Az. 3 U 493/22). Entscheidend sei nur, dass der Zweck der Handlung, nämlich das Anbieten oder Vertreiben der markenverletzenden Produkte in Deutschland, entweder bereits geschehen sei oder unmittelbar bevorstehe. Die weitere Revision zum Bundesgerichtshof wurde zugelassen.

Der BGH sah sich veranlasst, den EuGH im Wege des Vorabentscheidungsverfahrens dazu zu befragen, ob die Beklagte rechtmäßig verurteilt werden kann, es zu unterlassen, mit der Marke EXTREME DURABLE versehene Waren (in Spanien) zu besitzen, um sie in Deutschland anzubieten und zu vertreiben. Der Begriff „besitzen“ entstammt der Markenrechtsrichtlinie (EU) 2015/2436. Er ist daher eigenständig auszulegen. Entscheidungen des EuGH zur Auslegung des Begriffs „Besitz“ im Rahmen von Markenverletzungen fehlten bislang. Etwas berührt wurde die Thematik bereits im Bereich des Urheberrechts, wo sich der EuGH mit der Frage beschäftigte, ob die Verbreitung von Kopien aus dem Ausland das Verbreitungsrecht des Urhebers im Schutzland verletzt (Entscheidung des EuGH vom 21. Juni 2012 in der Rechtssache C-5/11 – Donner).

Im Markenrecht könnte einerseits der Grundsatz der Territorialität der Schutzrechte eine Auslegung des Begriffs verbieten, die auch den Besitz der Waren in Spanien (wo die deutsche Marke nicht geschützt ist) erfassen würde. Andererseits könnte es auch sein, dass es ausreicht, wenn der Besitz der Waren im Ausland erfolgt, wenn der Zweck darin besteht, die Waren in Deutschland anzubieten und zu vertreiben. Entscheidend könnte auch die rechtliche Bedeutung des Begriffs „Besitzen“ sein. In einigen Mitgliedstaaten kann der Begriff auch den mittelbaren Besitz umfassen, d.h. Fälle, in denen die markenverletzenden Waren nicht direkt, sondern indirekt über andere, die tatsächlichen Zugang zu den Waren haben, besessen werden. Es ist jedoch zweifelhaft, ob eine solche Auslegung im EU-Kontext akzeptabel ist, da der Begriff in den meisten anderen Sprachversionen des Markenrechtsrichtlinie eher im Sinne von „Vorratshaltung“ übersetzt wird.

Ich persönlich frage mich, wie eine Entscheidung, mit der dem Beklagten aufgegeben wird, es zu unterlassen, markenverletzende Produkte zu besitzen, um sie in Deutschland anzubieten / zu vertreiben, im Ausland durchgesetzt werden soll. Wie werden diese Produkte von anderen Produkten unterschieden, die für den Verkauf in anderen Ländern bestimmt sind und bei denen der Besitz daher nicht rechtswidrig ist?

Es bleibt spannend, wie der EuGH entscheiden wird.

Dieser Beitrag wurde zuerst in englischer Sprache im Kluwer Trademark Blog veröffentlicht.

Designrecht – Klärende Entscheidung des EuGH zur ausschließlichen technischen Bedingtheit

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Nach Artikel 8 Abs. 1 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) besteht ein Gemeinschaftsgeschmacksmuster nicht an Erscheinungsmerkmalen eines Erzeugnisses, die ausschließlich durch dessen technische Funktion bestimmt sind. Im Rahmen eines Vorabentscheidungsverfahrens hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) nun dazu Stellung genommen, unter welchen Umständen die Gestaltung eines Erzeugnisses ausschließlich technisch bedingt i. S. d. Art. 8 Abs. 1 GGV ist (Urteil vom 8. März 2018 in Sachen C‑395/16 – DOCERAM).

Der EuGH hat sich in dieser Entscheidung klar dafür ausgesprochen, dass für die Beurteilung, ob Erscheinungsmerkmale eines Erzeugnisses ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt sind, zu ermitteln ist, ob diese Funktion der einzige diese Merkmale bestimmende Faktor ist. Das Bestehen alternativer Geschmacksmuster ist insoweit nicht ausschlaggebend.  Ein Schutz ist daher schon dann nicht möglich, wenn es zwar alternative Gestaltungsmöglichkeiten gibt, aber bei Entscheidung für die Gestaltungsmöglichkeit andere insbesondere gestalterische Erwägungen gegenüber dem Erfordernis, dass dieses Erzeugnis seine technische Funktion erfüllt, keine Rolle gespielt haben.

Bei der Beurteilung, ob ein Geschmacksmuster unter Zugrundelegung dieser Kriterien ausschließlich durch dessen technische Funktion bedingt ist, kommt es auf die objektiven Umstände. Diese objektiven Umstände können sich insbesondere aus den Motiven für die Wahl der Erscheinungsmerkmale des betreffenden Erzeugnisses ermitteln lassen, aus den Informationen über dessen Verwendung oder auch aus dem Bestehen alternativer Geschmacksmuster, mit denen sich dieselbe technische Funktion erfüllen lässt, soweit für diese Umstände, Informationen oder Alternativen tragfähige Beweise vorliegen.

EuGH-Urteil zur Zuständigkeit in Gemeinschaftsgeschmacksmuster-streitigkeiten

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In seiner Entscheidung vom 13. Juli 2017 in Sachen C-433/16 hat der Europäische Gerichtshof („EuGH“) zu Fragen zur gerichtlichen Zuständigkeit in einem Verfahren zur Feststellung der Nichtverletzung eines Gemeinschaftsgeschmacksmusters Stellung genommen.

Hintergrund des Vorabentscheidungsverfahrens ist ein Streit zwischen dem Autohersteller BMW und dem italienischen Automobilteilehersteller Acacia. Acacia vertreibt Nachbauten von Leichtmetallfelgen, die für BMW durch Gemeinschaftsgeschmacksmuster geschützt sind. Acacia ist der Auffassung, der Vertrieb dieser Ersatzteile sei durch die „Reparaturklausel“ in Artikel 110 der Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung („GGVO“) gedeckt. Um eine gerichtliche Feststellung der Nichtverletzung zu erreichen, reichte Acacia vor dem italienischen Gericht in Neapel unter anderem Klage wegen Feststellung der Nichtverletzung der Gemeinschaftsgeschmacksmuster von BMW ein. BMW nahm in dem Verfahren Stellung und erhob zusammen mit weiteren Einreden in ihrem ersten Schriftsatz aber auch die Einrede der mangelnden Zuständigkeit der italienischen Gerichte. Das italienische Kassationsgericht setzte das Verfahren schließlich zunächst aus und legte verschiedene Fragen mit Blick auf die gerichtliche Zuständigkeit dem EuGH zur Vorabentscheidung vor. Insbesondere wollte das Gericht wissen,

  • ob es als Zustimmung zur gerichtlichen Zuständigkeit im Sinne des Art. 24 der Verordnung des Rates über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen („EuGVVO“) angesehen werden könne, wenn die Einrede der Unzuständigkeit des angerufenen nationalen Gerichts vorab, aber nachrangig gegenüber anderen, ebenfalls vorab zu entscheidenden Einreden zum Verfahren und jedenfalls vor den Fragen zur Sache erhoben wird,
  • ob Art. 82 GGVO so auszulegen ist, dass Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nach Art. 81 Buchst. b GGVO dann, wenn der Beklagte seinen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union hat, nur vor den Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichten dieses Mitgliedstaats erhoben werden können,
  • und ob die die in Art. 5 Nr. 3 der EuGVVO aufgestellte Zuständigkeitsregel auf Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nach Art. 81 Buchst. b der GGVO Anwendung findet.

 

Der EuGH stellt zunächst klar, dass allein der Umstand, dass BMW in ihrem ersten Verteidigungsschriftsatz nicht nur die Zuständigkeit dieses Gerichts, sondern auch die Ordnungsmäßigkeit der Zustellung der Klageschrift und der Vollmacht des Rechtsbeistands von Acacia beanstandet hat, nichts daran ändert, dass BMW die Zuständigkeit des Gerichts in diesem Verteidigungsschriftsatz ausdrücklich und unzweideutig in Abrede gestellt hat. Die Zuständigkeit kann sich aus Art. 24 EuGVVO aber nur dann ergeben, wenn die Einlassung des Beklagten als stillschweigende Anerkennung der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts und somit als Vereinbarung von dessen Zuständigkeit betrachtet werden kann. Dies sei jedoch gerade nicht der Fall, wenn der Beklagte eine Einrede der Unzuständigkeit erhebt und auf diese Weise seinen Willen zum Ausdruck bringt, die Zuständigkeit dieses Gerichts nicht anzuerkennen.

Mit Blick auf das Verhältnis der Zuständigkeitsregelungen in der EuGVVO zu der GGVO stellt das Gericht klar, dass diese grundsätzlich anwendbar seien. Allerdings sei für Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern, falls das nationale Recht diese zulässt, in Art. 81 GGVO eine ausschließliche Zuständigkeit der Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichte bestimmt. Entsprechend schließe die Vorschrift in Art. 79 Abs. 3 GGVO auch die Anwendung bestimmter Vorschriften der EuGVVO für die in Artikel 81 genannten Klagen und Widerklagen aus. Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nach Art. 81 Buchst. b GGVO seien daher dann, wenn der Beklagte seinen Sitz in einem Mitgliedstaat der EU hat, vor den Gemeinschaftsgeschmacksmustergerichten dieses Mitgliedstaats zu erheben sind, es sei denn, es liegt eine Vereinbarung über die Zuständigkeit im Sinne von Art. 23 oder Art. 24 der EuGVVO vor.

Auch die in Art. 5 Nr. 3 EuGVVO aufgestellte Zuständigkeitsregel fände daher auf Klagen auf Feststellung der Nichtverletzung von Gemeinschaftsgeschmacksmustern nach dem expliziten Wortlaut von Art. 81 Buchst. b GGVO keine Anwendung.

Markenrechtsverletzung – EuGH entscheidet über Haftung von Vermietern von realen Verkaufsflächen

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In seinem Urteil vom 7. Juli 2016 in Sachen C-494/15 entschied der EuGH, dass für Vermieter von realen Verkaufsflächen unter den gleichen Bedingungen eine Haftung in Betracht kommt wie für die Anbieter von Online-Marktplätzen. Die Anwendung der Richtlinie zur Verbesserung der Durchsetzung der Rechte aus geistigem Eigentum (EU) 2004/48 sei nicht auf Online-Sachverhalte beschränkt.

Dem Verfahren liegt folgender Sachverhalt zu Grunde: Das tschechische Unternehmen Delta Center ist Mieterin der Prager Markthallen. Delta Center vermietet Verkaufsflächen in den Prager Markthallen an Dritte unter. Von einigen Untermietern wurden gefälschte Waren angeboten. Die betroffenen Markenrechtsinhaber wollten dies nicht dulden und gingen gegen Delta Center gerichtlich vor. Es sollte Delta Center gerichtlich untersagt werden, mit Unternehmen, welche Fälschungen angeboten hatten, Mietverträge neu abzuschließen oder zu verlängern.

Die Markenrechtsinhaber waren mit ihrem Begehren vor dem Stadtgericht Prags und dem Obergericht Prags erfolglos und befinden sich nun im Rechtsmittelverfahren vor dem Obersten Gerichtshof der Tschechischen Republik. Der Oberste Gerichtshof der Tschechischen Republik setzte das Verfahren aus und legte dem EuGH die folgenden Fragen zur Vorabentscheidung vor:

  1.  Ist eine Person, die Mieterin eines Marktplatzes ist und den einzelnen Markthändlern Marktstände sowie Flächen zum Aufstellen von Marktständen zur Verfügung stellt, eine Mittelsperson, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums im Sinne des Art. 11 der Richtlinie 2004/48 in Anspruch genommen werden?
  2. Kann einer Person, die Mieterin eines Marktplatzes ist und den einzelnen Markthändlern Marktstände sowie Flächen zum Aufstellen von Marktständen zur Verfügung stellt, eine Maßnahme im Sinne des Art. 11 der Richtlinie 2004/48 unter den Voraussetzungen auferlegt werden, die der Gerichtshof im Urteil vom 12. Juli 2011, L᾽Oréal u. a. (C‑324/09, EU:C:2011:474), für die Verhängung von Maßnahmen gegenüber den Betreibern von Online-Marktplätzen formuliert hat?

Beide Fragen bejahte der EuGH: Die EU-Richtlinie  2004/48 sei so auszulegen, dass ein Mieter von Markthallen, der die verschiedenen in diesen Hallen befindlichen Verkaufsflächen an Händler untervermietet, von denen einige ihren Stand zum Verkauf von Fälschungen von Markenerzeugnissen nutzen, unter den Begriff der „Mittelsperso[n] …, deren Dienste von einem Dritten zwecks Verletzung eines Rechts des geistigen Eigentums in Anspruch genommen werden“, im Sinne der genannten Bestimmung fällt. Daher seien auch die Voraussetzungen für eine gerichtliche Inanspruchnahme von einer Mittelsperson, die eine Vermietungsdienstleistung von Verkaufsflächen in Markthallen anbietet, mit jenen identisch, die der EuGH bereits zuvor in seinem Urteil vom 12. Juli 2011 in Sachen C-324/09 (L’Oréal u. a.) für gerichtliche Anordnungen gegenüber Mittelspersonen auf einem Online-Marktplatz aufgestellt hat.

Dies bedeutet, dass gerichtliche Anordnungen nur dann erlassen werden können, wenn sie ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Schutz des geistigen Eigentums und der Vermeidung von Schranken für den rechtmäßigen Handel sicherstellen. Zwar kann von der Mittelsperson keine generelle und ständige Überwachung ihrer Kunden verlangt werden, aber die Mittelsperson kann dazu gezwungen werden, Maßnahmen zu treffen, die dazu beitragen, zu vermeiden, dass erneute derartige Verletzungen durch denselben Händler auftreten.