Wenn eine Marke in die Jahre gekommen ist, ist sie womöglich nicht mehr modern genug oder steht gar nicht mehr für das, was die Markeninhaberin unter der Marke tatsächlich anbietet. Häufig fällt dann der Entschluss für ein Rebranding. Ein Rebranding kann einen komplett neuen Namen vorsehen oder aber den bestehenden Namen gestalterisch oder inhaltlich verändern.

Im Fall eines komplett neuen Namens mit entsprechender neuer Gestaltung ist klar, dass abzuklären ist, ob der neue Name und/oder die neue Gestaltung Rechte Dritter verletzt. Bei positiver Prüfung werden Markenrechte für den neuen Namen begründet, entweder in Form von Wortmarken oder in Form von Wort-/Bildmarken.

Problematischer kann dies sein, wenn nur die Gestaltung der Marke modernisiert wird oder Wortbestandteile der Marke wegfallen oder hinzukommen. Deckt der bestehende Markenschutz auch diese neue Benutzung ab?

Dreh- und Angelpunkt ist hierbei stets, ob die Benutzung der Marke in der neuen Gestaltungsform noch als Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form anzusehen ist. Wichtig ist dies, weil eine Marke die länger als fünf Jahre eingetragen ist, dem Benutzungszwang unterliegt. Kann die Benutzung in den letzten fünf Jahren nicht nachgewiesen werden, droht der Rechtsverlust.

Nach der ausschlaggebenden Regelung des § 26 Abs. 3 MarkenG gilt auch die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung abweicht, als Benutzung der Marke in ihrer eingetragenen Form, soweit die Abweichungen den kennzeichnenden Charakter der Marke nicht verändern. Diese Regelung soll dem Markeninhaber einen gewissen Gestaltungsspielraum bei der zukünftigen Benutzung seiner Marke geben.

Ob der kennzeichnende Charakter verändert ist, wird nach der Rechtsprechung danach beurteilt, ob die von der Marke angesprochenen Verkehrskreise die Marke in ihrer benutzten Form auch bei Wahrnehmung der Unterschiede dem Gesamteindruck nach noch als „dieselbe Marke“ ansehen.

So hat der BGH zum Beispiel in seiner Entscheidung vom 5.12.2012 in Sachen „Duff Beer“ (Az. I ZR 135/11) bejaht, dass die eingetragene Wort-/Bildmarke in Form eines runden Logos mit dem Aufdruck „Duff Beer“ durch den Vertrieb von  Bier mit in Schrift und Gestaltung deutlich abweichenden Etiketten rechtserhaltend benutzt wurde. Der BGH stellte darauf ab, dass der Verkehr bei Bierflaschen daran gewöhnt, dass ihm auf Etiketten regelmäßig bildliche Bestandteile mit dekorativem Charakter begegnen. Die Abweichung in der Schriftart und der bildlichen Gestaltung führe aufgrund nur untergeordneter Bedeutung nicht dazu, dass der kennzeichnende Charakter verändert werde.

Andererseits hat der BGH bestätigt, dass die Benutzung von „Zappa Records“ den kennzeichnenden Charakter von der Marke „Zapppa“ verändere (Urteil vom 31. 5. 2012 – I ZR 135/10, zur Parallelvorschrift des Art. 15 As. 2 a Gemeinschaftsmarkenverordnung). Zwar sei der Begriff „Records“ beschreibender Natur, allerdings bilde er hier zusammen mit „Zappa“ einen neuen Gesamtbegriff, der den kennzeichnenden Charakter der Marke verändere.

Fazit: Es ist stets genau zu prüfen, ob die Veränderungen der Marke im Rahmen des Rebrandings den kennzeichnenden Charakter der Marke verändern. Hierbei unterstütze ich Sie gern.