Eine aktuelle Entscheidung des Bundespatentgerichts (Beschluss vom 1. März 2016 in Sachen 29 W (pat) 33/13) zeigt, dass der einheitliche Charakter einer Unionsmarke nicht unbedingt bedeutet, dass sie den gleichen Schutzumfang in allen EU-Mitgliedsstaaten genießt. In einem Widerspruchsverfahren, das auf eine ältere Unionsmarke gestützt war, die kraft Verkehrsdurchsetzung eingetragen worden war, hat das Bundespatentgericht entschieden, dass diese Marke in Deutschland nur eine geringe Unterscheidungskraft genießen könne.

Die Widersprechende, der englische Verlag Oxford University Press, konnte sich mit ihrem Widerspruch gegen die deutsche Marke “Oxford Club” auf der Grundlage ihrer früheren Unionsmarke “Oxford” vor dem Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) nicht durchsetzen. Das DPMA wies den Widerspruch trotz teilweiser Identität und Ähnlichkeit der Waren zurück. Das DPMA stützte dies darauf, dass die Marke per se über eine nur geringe Unterscheidungskraft verfüge und eine Steigerung derselben in Deutschland gerade nicht belegt worden sei. Die Glaubhaftmachungsmittel, welche die Widersprechende für den Nachweis einer erhöhten Kennzeichnungskraft eingereicht hatte, bezogen sich weitgehend auf die Verwendung ihres Handelsnamens / ihrer Marke “Oxford University Press”. Die Verwendung von “Oxford” per se als Hinweis auf den Veröffentlichungsort sei nicht als markenmäßige Benutzung anzusehen. Auch bei den vorgelegten Umsatz- und Absatzzahlen werde nicht zwischen der Benutzung von “Oxford” und “Oxford University Press” differenziert. Darüber hinaus seien die Zahlen nur auf Großbritannien bezogen. Aufgrund der nur geringen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke sei der Zusatz „Club“ ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr in schriftlicher, klanglicher und begrifflicher Hinsicht auszuschließen. Der Begriff „Oxford Club“ werde als zusammenhängender Gesamtbegriff verstanden.

Die Beschwerde der Widersprechenden vor dem Bundespatentgericht blieb ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht bestätigte, dass die Marke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfüge. Der Marke „Oxford“ käme per se keine Unterscheidungskraft zu, da “Oxford” als große englische Universitätsstadt und Sitz vieler Verlage bekannt sei. Dies werde auch dadurch gestützt, dass sämtliche der von der Widersprechenden zitierten Unionsmarken nur aufgrund erlangter Unterscheidungskraft eingetragen wurden. Marken, die aufgrund erworbener Unterscheidungskraft registriert wurden, verfügten in der Regel über einen normalen Grad der Kennzeichnungskraft. In diesem Fall konnte die Widersprechende jedoch nicht zeigen, dass EUIPO die Entscheidung auf den Nachweis einer intensiven Benutzung in einem Großteil der EU, insbesondere in Deutschland, gestützt hatte. Im Widerspruchsverfahren konnte die Widersprechende nicht glaubhaft machen, dass die Marke “Oxford” eine normale oder sogar erhöhte Kennzeichnungskraft durch Benutzung in Deutschland erworben hatte.

Entgegen früherer Entscheidungen sprach sich das Bundespatentgericht hier dafür aus, dass das ausschlaggebende Gebiet für die Feststellung der kraft Benutzung erhöhten Unterscheidungskraft das Kollisionsgebiet der Marken, hier also Deutschland, sei. Es könne zwar der Entscheidung in Sachen “be impulsive / Impulse” des EuGH (Urteil vom 3. September 2015 in der Rechtssache C-125/14) entnommen werden, dass es für die Annahme einer erhöhten Kennzeichnungskraft oder einer Markenbekanntheit ausreichend sei, wenn ein wirtschaftlich bedeutender Teil der Öffentlichkeit mit der Marke vertraut ist, jedoch sei eine intensive Benutzung und ein Bekanntheitsgrad der Marke nur in anderen EU-Ländern sicherlich nicht ausreichend. Das Bundespatentgericht bestätigte, dass die vorgelegten Beweise nicht einen erhöhten Grad an Kennzeichnungskraft in Deutschland stützten und bestätigte die Entscheidung des DPMA auf dieser Grundlage. Die Widersprechende hat bereits Rechtsbeschwerde beim BGH eingelegt. Es bleibt abzuwarten, ob der BGH die Entscheidung bestätigt.